LA PRUEBA DE USO COMO NOVEDAD EN LOS TRAMITES DE OPOSICION A SOLICITUDES DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES.

El año 2019 ha finalizado habiéndose convertido en un año clave para el derecho de marcas en España. El 14 de enero entró en vigor la modificación de la Ley 17/2001 de Marcas aportando sustanciales novedades entre las que destacaban por su importancia las siguientes:

1.- Adecuación de los requisitos de legitimación para solicitar un registro de Marca o Nombre Comercial.

2.- Habilitación de nuevos soportes para la representación de signos distintivos.

3.- Actualización de las prohibiciones absolutas.

4.- Creación de una única categoría de Marcas y Nombres Comerciales renombrados para acoger los anteriores conceptos de Marcas y Nombres Comerciales notorios y Marcas y Nombres Comerciales renombrados.

5.- Tramitación en vía administrativa ante la OEPM de las acciones de nulidad o caducidad.

6.- Introducción de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

De todas ellas, y a la espera de que en el año 2023 se inicie la posibilidad de interponer acciones de nulidad y caducidad en la OEPM, la última novedad incorporada ha sido la introducción de la prueba de uso en los procedimientos de oposición a solicitudes de marca y nombres comerciales, la cual estaba a expensas de la publicación de la modificación del Reglamento de Ejecución de la Ley 17/2001. Este Reglamento se publicó el pasado 26 de abril siendo de aplicación desde el uno de mayo de 2019.

Según la nueva normativa, las marcas solicitadas a partir del 30 de abril de 2019, en el caso de recibir oposición, y siempre y cuando la oposición se base en signos distintivos que lleven registrados más de cinco años desde la fecha de solicitud de la marca en trámite, podrá presentar, en el mismo plazo otorgado para la contestación al suspenso, una petición de prueba de uso, de manera que el titular del signo oponente deba demostrar que el mismo ha sido objeto de un uso efectivo.

Desde que la OEPM dé traslado al oponente de la solicitud de prueba de uso, éste cuenta con un plazo de un mes para poder aportar la documentación en la cual haya indicaciones acerca del lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso y que, por lo tanto, pueda considerarse acreditativa del mismo. Una vez aportadas las pruebas de uso, estas serán trasladadas al solicitante quien contará con un plazo de un mes para poder presentar alegaciones a las mismas. Y será posteriormente cuando el Examinador valore tanto su idoneidad como las alegaciones presentadas. En el caso de no considerarse acreditado el uso, la oposición se desestimará. Es por eso que la prueba de uso va a convertirse en una herramienta fundamental en la gestión de las oposiciones que tanto los solicitantes como los oponentes deben tener en cuenta. Esta nueva etapa del procedimiento implica, en ausencia de otras medidas, el alargamiento en la tramitación de solicitudes de Marcas y Nombres Comerciales que actualmente ya es de por sí bastante lenta.

En AB ASESORES desde nuestros diferentes centros de trabajo en Vizcaya, Navarra, Madrid, Barcelona, Girona, La Rioja y Granada hemos observado en las recientes gestiones de registro de marca que apenas se recurre a esta novedad del procedimiento, aun habiendo posibilidades legales para ello. Quizás la falta de conocimiento o de un correcto asesoramiento esté privando a algunos solicitantes de aumentar sus posibilidades de éxito en la solicitud de sus registros de Marcas y Nombres Comerciales solicitando la prueba de uso al oponente. Confiamos en que con, el paso del tiempo, esta novedad sea más conocida y utilizada lo que redundará seguro en una mejor salud de nuestro sistema marcario.